为什么每个公司都应该有一个书面的知识产权许可政策

Garrett Glover，美国伊利诺伊州芝加哥Ocean Tomo LLC董事，
电子邮件：gglover@oceantomo.com
Randall R. Rader，美国伊利诺伊州芝加哥Ocean Tomo LLC顾问委员会成员，
电子邮件：randall.rader@theradergrouppllc.com
 
翻译：王文静，杜诗佳（北京化工大学文法学院硕士研究生）
审校：范晓波（北京化工大学文法学院教授；中国许可贸易工作者协会理事）
  　　当涉及到知识产权（IP）的取得许可或对外发放许可时，公司可能会按照内部标准执行，但很少有公司将其许可策略提炼为书面的知识产权许可政策。将此类书面政策公之于众的公司就更少了。然而，书面的知识产权许可政策可以为公司提供许多好处——无论是在其现实世界的许可方案中，还是知识产权诉讼常见的“假想谈判”中。此外，公开的知识产权许可政策可能会带来比保密政策更大的优势。鉴于这些优势，它引出了一个问题，即为什么更多的公司没有将其知识产权许可政策书面化？本文探讨了制定和发布知识产权许可政策的潜在好处、公司在尝试这样做时可能面临的障碍，以及已经制定了公开知识产权许可政策的公司的例子。
  　　在过去的50年里，知识产权（IP）已经成为公司估值中越来越重要的一部分。事实上，Ocean Tomo最近发现，在标准普尔500指数（S＆P 500）的市值中，90%是无形资产。[1]参见图1。
　　在过去几十年里，围绕知识产权的全球活动也在增加，这或许并不令人感到意外。

　　据世界知识产权组织（WIPO）估计，自2005年以来，全世界的专利申请和授权几乎每年都在增长。[3]2019年，[4]世界知识产权组织大约共授予了150万件专利，全球有效专利数量为1490万件——与大约十年前2008年的有效专利远低于900万件相比大幅增加。[5]世界知识产权组织同样发现，自2005年以来，商标申请和注册量也出现了持续增长，[6]有效商标注册量从2010年的3000万件增长到2019年的6000万件。[7]
　　与此相关的是，涉及知识产权的诉讼也越来越频繁。在过去20年里，美国所受理的知识产权案件几乎翻了一番，从1996年的7247件增长到2018年的13124件。[8]虽然美国以外的知识产权诉讼数据要么不完整，要么在许多司法管辖区无法获得，[9]但全球知识产权诉讼似乎也在上升。例如，据报道，中国最近经历了知识产权诉讼活动的急剧增长，2017年的受理案件总数达到213480件，比2016年增加了40%，是2013年的两倍。[10]
　　因此，可以推断知识产权（IP）对于公司的成功和最终盈利一如既往的重要。然而，值得注意的是，公司通常缺乏（公开的和内部的）书面的知识产权许可政策，这些政策可以提炼自其战略、指令和其他与知识产权获取许可、对外许可的相关信息。[11]
　　本文探讨了制定和发布书面知识产权许可政策的潜在好处，公司在尝试这样做时可能面临的障碍，并选择了具有公开的知识产权许可政策的公司作为示例。
  　　制定和维护书面的知识产权许可政策可以为公司的正常业务运营以及当公司处于（作为原告或被告的）一方当事人的诉讼中时提供许多好处。
对运营/管理的好处
　　知识产权许可可以采取多种形式，因为有无数的术语、条件和其他条款可供考虑，它们通常不提供简单的“非此即彼”的选择。再加上执行许可需要两方之间的协议——毫无疑问，双方不会在许可的各个方面达成一致——知识产权许可谈判通常是复杂而漫长的。事实上，如果知识产权许可有一个真理，那就是没有两个许可机会是完全相同的。
　　虽然书面的知识产权许可政策不会提供一种公式化的方法来评估和执行公司可能遇到的任何许可机会，但它可以提供一种有效的路径，使许可更有效率，并可能为公司带来更多益处。书面的知识产权许可政策可能涵盖的方面包括但不限于公司的：
　　•总体许可战略；
　　•在获取和保护知识产权方面，更倾向于许可而非诉讼；
　　•许可过程各个阶段的适当联系；
　　•愿意对外发放许可的自有知识产权资产清单；
　　•其认为是其运营核心因此不愿对外许可的自有知识产权资产清单；
　　•其会考虑取得许可的知识产权资产和/或技术领域清单；
　　•评估许可机会的尽职调查过程；
　　•其所倾向采用的术语、条件和其他条款；以及
　　•遵守任何已执行许可协议的最佳做法。
　　包括上述信息在内的知识产权许可政策可能有助于更有效的许可实践，从而使公司的管理者能将他们的注意力转向公司的日常运营和/或下一个许可机会。
　　这样的政策还可以通过利用和记录公司在知识产权许可方面的集体知识和经验，使得尽职调查过程更为充分。例如，通过详细说明可能的知识产权估值方法，书面的知识产权许可政策可以促使更彻底和准确地分析目标知识产权的真正价值——确保公司在对外许可中为其知识产权获得公平的价格，或者不会为取得许可的知识产权支付过高的费用。可以包含在知识产权许可政策中的另一个（有些相关的）分析工具是关于司法管辖区允许的法律救济措施的信息，以及通过判决预计的大致法律费用，这将使公司得以评估其在谈判失败后如果发生诉讼所面临的机会/风险。公司甚至可能希望聘请外部顾问和/或律师协助起草其知识产权许可政策的某些部分——以进一步扩展公司知识产权许可政策的知识基础和洞见。
　　除了建立一种更有效率和更完全的评估和执行许可的实践之外，一套通用的许可原则可以使现行的知识产权协议的管理更容易。例如，如果将类似的付款条款（例如，许可费基数、付款时间表等）纳入公司的协议，则可能会降低管理此类协议所需的监督程度和内部程序。此外，会计软件和/或报告实践可能有限制，使某些付款条款难以遵守。在知识产权许可政策中记录公司会计数据的任何限制可能会帮助公司避免未来的麻烦。
　　有效率和有组织地管理实际的知识产权协议甚至可以节省公司的许可审计费用。许多许可都包含这样一个条款：如果进行许可费审计发现被许可人少支付了一定数量或百分比的许可费，那么被许可人不仅欠下了它少支付的金额（外加潜在的利息），而且通常情况下该公司还要负责支付许可审计公司收取的费用。与此相关的是，如果对被许可人提出法律索赔，那么依据一个明确记录的最佳实践框架来遵守许可协议中的任何承诺，将节省公司的时间、金钱和免遭挫败。
　　以上只是通过将知识产权许可政策书面化可能带来的运营利益的几个示例。总的来说，与没有书面许可文件的谈判相比，书面的知识产权许可政策可能会简化公司的许可实践，节省时间，减少资源利用，并达成更有利的许可协议。
在美国诉讼期间的好处
　　对于许多公司来说，成为知识产权诉讼的一方当事人是一个严峻的现实。《纽约时报》曾在2012年报道称，“几乎每一家大型科技公司都卷入了不间断的专利战中。”[12]此外，根据普华永道（PwC） 2016年的一项调查，四分之一的美国公司预计其知识产权将在未来两年内受到侵犯。[13]事实上，2020年美国法院受理的专利案件超过4000件。[14]
　　书面的知识产权许可政策可以在公司涉及的知识产权诉讼中直接适用并提供帮助。例如，关于根据美国专利法可获得的损害赔偿，35 U.S.C.§284规定：
　　“法院在作出有利于原告的裁决后，应判给原告足以补偿侵权的损害赔偿，但在任何情况下均不得低于侵害人使用该项发明的合理使用费……”
　　这意味着，虽然原告可以要求各种形式的损害赔偿（例如，利润损失、价格侵蚀等），但每个原告至少都有权获得“合理使用费”。因此，在美国专利案件中，合理的专利许可费损害赔偿占绝大多数（81%）也就不足为奇了。[15]同样值得注意的是，尽管合理使用费损害赔偿有时被称为“最低标准”，因为每个原告都有权获得这种损害赔偿，但这并不排除基于合理使用费框架的巨额损害赔偿裁决。事实上，合理使用费损害赔偿判决已经多次超过10亿美元，而且迄今为止最大的判决也是合理使用费损害赔偿。[16]
　　在评估合理的专利使用费损害赔偿金数额时，损害赔偿专家通常会创设一个“假想谈判”，并根据所谓的“乔治亚-太平洋因素”（Georgia-Pacific Factors）提供指导。值得注意的是，乔治亚-太平洋4号因素（Georgia-Pacific Factor #4）明确考虑了专利权人的许可政策：
　　“许可方为保持其专利垄断地位而制定的政策和营销计划，即不许可他人使用其发明，或在旨在保持这种垄断地位的特殊条件下授予许可。”[17]
　　事实上，在乔治亚太平洋诉美国胶合板案中，法院的结论是，美国胶合板（USP）的知识产权许可政策表明，USP要求“不低于其所获得的利润”的使用费是合理的。
　　在假想谈判中，USP采取的立场是合理的，即它不会接受明显低于它通过不允许任何人在美国销售条纹杉木胶合板的政策而获得的利润的使用费。[18]
　　在Finjan诉Secure Computing一案中，乔治亚-太平洋4号因素的证据也被提交给陪审团，试图证明Finjan倾向于不将其主动扫描专利许可给竞争对手。值得注意的是，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在其裁决中引用了这部分案件记录，认为陪审团裁定的918万美元损害赔偿得到了适当的支持。[19]因此，原告的许可政策可以在确定合理使用费损害赔偿的金额和/或适当性方面发挥关键作用。
　　另外三个乔治亚-太平洋因素可以进一步考虑公司的知识产权许可政策——因素1、2和12。乔治亚-太平洋1号因素（Georgia-Pacific Factor #1）关注诉讼中的专利协议，因此在评估协议与假想谈判的可比性时，可以考虑原告的知识产权许可政策。乔治亚-太平洋2号因素（Georgia-Pacific Factor #2）关注的是被告就可比技术达成的协议，也可以考虑被告的知识产权许可政策。最后，原告签订的不包括涉诉专利的可比技术的协议可以根据乔治亚-太平洋12号因素（Georgia-Pacific Factor #12）进行分析，因此，原告的知识产权许可政策可以在该因素下再次使用。总的来说，书面的知识产权许可政策可以为各方如何基于这些因素进行分析以对评估和谈判许可提供有价值的见解，从而提出潜在的更准确的损害赔偿要求。
　　除了乔治亚-太平洋因素分析之外，书面的知识产权许可政策也还可能提供其他有价值的见解。例如，在评估合理使用费损失时，赔偿专家还将就假想谈判者会达成何种形式的使用费（例如，一次性使用费、持续使用费、二者组合）以及许可费率应适用的许可费基数（例如，销售件数、净收入、营业利润等）提出意见。在书面的知识产权许可政策中详细说明这些优先选择，可能会导致损害赔偿意见与公司可能会接受的假设更紧密地联系到一起。
　　在专利诉讼中，原告可以获得的另一个方面的救济是禁令，即通常是法院命令禁止销售侵权产品，阻止被告未来的侵权行为。在评估禁令是否适当时，需要分析的一个因素是原告是否愿意许可所主张的专利。书面的知识产权许可政策可以解决公司愿意（或不愿意）许可某些知识产权的问题。
　　总之，知识产权许可政策对损害评估的适用性是明确的。一个公司的知识产权许可政策可能会通过事实证人的证词和/或交叉询问的回答而被纳入案件记录，事实证明，公司通过制定书面的知识产权许可政策主动出击，而不是被动地试图在以后的时间里将没有正式文件的政策纳入其中，对公司更有利。此外，虽然本文探讨了知识产权许可政策在美国专利案件中的适用性，但它可能与世界各地的许多类型的知识产权诉讼有关。
  　　公开的知识产权许可政策有利于公司的公众形象和商誉。例如，它可以表明公司尊重他人的知识产权，作为回报，它希望自己的知识产权也同样受到尊重。它还可能让人们认为，该公司是创新的、前沿的和成熟的。
　　此外，公开的知识产权许可政策可能会无形中带来许可机会，而公司不必花费资源去争取这些机会。例如，如果一家公司的知识产权许可政策公开披露了它愿意许可的知识产权，那么有兴趣的人可能会与该公司进行接触，而不需要该公司付出太多努力或成本就能实现其知识产权的货币化。同样，如果一个公司的知识产权许可政策公开披露了它有兴趣获得许可的知识产权和/或技术领域，由于知识产权所有者自己会联系公司，这可能会减轻公司寻找这些知识产权的负担。
　　然而，向公众披露公司的整个知识产权许可政策也可能产生一定的不利后果。例如，公开披露公司感兴趣的知识产权和/或技术领域，公司可能会透漏其竞争意图，披露未来的产品计划和/或其他战略举措，从而削弱其先发优势和/或竞争优势。更糟糕的是，这可能会招致公司所寻求的相关领域的知识产权所有者的诉讼（无论是当时还是将来）。此外，如果一家公司公开了其尽职调查过程和首选条款/条件等方面，可能会使其试图与之达成许可的对方在谈判中占据上风。最后，向公众披露完整的知识产权许可政策将使得其他公司利用这些努力，以更低的成本（包括时间和金钱）制定自己的政策。
　　公司的书面知识产权政策也可能超出其许可的目标和目的。例如，每个谨慎的市场参与者都应该有一份商业秘密清单，以及保护这些秘密的方法。一份商业机密手册将大大有助于查明和确定这些有价值的资产，以防止被盗用。这样的文件在公司内部是保密的。制定书面的知识产权许可政策的好处之一是，它促进了对需要书面保护政策的知识产权资产的调查，以及对更广泛的知识产权文件每个方面的保密级别的调查。
　　总的来说，公开公司的知识产权许可政策的收益是递减的。因此，持有两份书面的知识产权许可政策可能更符合公司的最大利益。一份详细的内部文件，实现了前面讨论的运营和管理效益，一份经删节的公开版本，则可以获得提高品牌形象和商誉的好处，又防止了公布公司的整个政策带来的不利后果。此外，如果一家公司置身一个诉讼，而该诉讼与其更详细的内部知识产权许可政策相关，该公司可以根据案件各方同意的保护令制定更详细的政策，从而在政策保密的同时实现诉讼特定利益。
  　　公司的许可战略可能受到多重因素的影响：公司的整体经营战略（如制造商、研究人员、服务提供商）、公司经营的竞争形势、知识产权的技术应用（如制药、电信）、知识产权的类型（如专利、商标、版权），知识产权的预期应用（例如，作为标准的一部分），等等。
　　此外，如前所述，在任何给定的许可协议中，都有相当数量的条款和条件可供考虑，这些条款和条件并不提供简单的非此即彼的解决方案，往往可以通过多种独特的方式解决，以实现相同的最终目标。更为复杂的是，许可协议只是双方之间的协议，双方不太可能从一开始就对许可的各个方面达成一致。因此，为了达成协议，公司的知识产权许可政策必须考虑创造性解决方案的可能性。
　　因此，制定书面的知识产权许可政策可能是一项具有挑战性的工作，需要投入时间、资源和专业知识。公司可能还希望聘请非公司雇用的个人提供的专业知识，如许可专家和律师——这进一步增加了时间和成本。
　　然而，尽管上述障碍似乎令人生畏，但通过制定一份书面的知识产权许可政策所实现的好处超过了起草这样一份计划所需的时间和精力。
  　　华为（Huawei）是信息和通信技术基础设施和智能设备的领先供应商。[20]作为技术开发工作的一部分，华为在全球设有研究中心：法国的美学研究中心、日本的材料研究中心、俄罗斯的算法研究中心、瑞典的工程研究中心、美国的工艺研究中心和乌克兰的散热研究中心。[21]这使得华为成为世界上最大的专利持有者之一，在全球范围内获得了87000多项专利。[22]
　　华为积极参与ETSI、ITU、IEE和CCSA等主要标准制定组织的知识产权政策讨论。[23]华为在电信行业的做法是通过交叉许可或通过其FRAND原则（公平、合理和非歧视性）来共享或实施专利技术。[24]自2001年以来，华为为使用第三方技术支付了60多亿美元的使用费。[25]华为还积极分享自己的知识产权，通过友好（即诉讼外）的谈判签署了10多个对外许可协议，带来了超过14亿美元的许可收入。[26]此外，华为的做法是参与专利联盟和专利池。一个典型的例子是，华为在2013年与其他公司合作，以5.25亿美元的价格成功收购了伊士曼柯达（Eastman Kodak）的数字成像专利组合，减少了该行业发生专利纠纷的可能性。[27]2015年，华为在欧洲共同体法院、欧洲最高法院推动细化标准必要专利禁令救济的法律标准。[28]在华为作为专利持有者的案例之后，该框架被开发出来，并已成为标准必要专利许可谈判的模板。[29]
　　微软（Microsoft）是另一家有着长久的以商业上的合理条款向第三方许可专利的历史的公司。[30]微软提供了几个技术转移项目，以帮助公司和组织进行自己的产品开发工作。[31]现有的关键技术包括：exFAT，一种文件存储协议；Exchange ActiveSync，一种通信协议；Server Message Block，一种文件共享协议；远程桌面协议（Remote Desktop Protocol），使Windows桌面可以远程运行；以及“宽带”（Airband），免费提供专利和源代码，通过在农村地区使用电视频谱等实现宽带连接。[32]微软技术许可（Microsoft Technology Licensing）是一个独立的集团，负责管理微软的专利和技术转让活动。[33]微软通常通过非排他性许可和与技术行业其他被许可方一致的条件以商业合理的条款许可其专利。[34]
　　最后，为了使知识产权商业化，大学经常将其知识产权许可给运营的公司。至少有一所大学，肯塔基大学（英国），似乎注意到了公开的许可政策可以提供的好处。在这一点上，尽管仅限于符合某些标准的初创公司，但该大学的公开的许可政策的目标仍然是提供“一个简化的过程，以支持知识产权从大学到准备将技术商业化的‘被许可方’的转让。”例如，该政策概述了许可程序，以及准被许可人可获得的各种好处。此外，该政策确定了该大学认为“不可协商”的许可条款，例如范围，支付结构，分许可以及许可下必须同意的其他义务。该政策还详细说明了该大学确定适用使用费率的首选方法。总的来说，肯塔基大学的公共知识产权许可政策虽然仅限于一部分潜在被许可方，但它包含了本文中所考虑的许多想法，包括在起草政策时使用外部专业人员。[35]
  　　建立和制度化知识产权许可政策的好处是多方面的。正式的政策可以简化日常业务和诉讼环境中的许可程序。正式的政策还可以减少许可过程中所需的管理监督，甚至可以节省许可费的审计费用。公布这一知识产权许可政策（至少是概括层面的）可能会鼓励许可机会，同时提高公司的品牌和商誉。华为和微软等领先科技公司就是这样，它们公开（至少在高层面的）披露了自己的许可政策。
 
　　可在社会科学研究网（SSRN）查阅。https://ssrn.com/abstract=3946573.