技术和法院如何改变知识产权评估

　　文章来源：LES Nouvelles 2018年6月刊
　　（原文链接：www.lesi.org/publications/les-nouvelles/les-nouvelles-online/june-2018）
　　作者：Weston Anson（Consor[1], Chairman, La Jolla, California U.S.A. ）
韦斯顿•安森（Consor公司主席，美国加利福尼亚州拉由拉市）
　　翻译：曾莹  （北京化工大学研究生）
　　审校：范晓波（北京化工大学文法学院教授；中国国际许可贸易工作者协会理事）
 
　　知识产权价值评估方法正在不断变化，以适应技术的快速发展。近期，知识产权投资组合的审查力度加大。提高评估、监督和安全方面专业水平的需求持续增长。此外，随着法院系统（尤其是最高法院）在知识产权法方面越来越活跃，以及知识产权法和相关法规随着技术的发展而不断变化，人们对于更精确，更具创造性的评估知识产权价值方法的需求进一步增强了。
　　评估方法早已改变，如今的估值标准肯定比十年前高；人们摒弃了简单的估值方法，现今倾向于使用更精细的思维和分析方式。例如，人们不再使用25%的规则（将毛利润的25%计算为适当的许可使用费），取而代之的，是使用SSPPU（最小可售专利实施单元）之类的概念，这个概念源于诉讼，现在越来越多地被用在交易和诉讼中来确定许可使用费率的基础。
　　在过去十年中，我们看到的主要变化存在于如下方面：知识产权的类型；用于评估其价值的标准；对其进行评估所处的场景和所采用的方法，以及更广泛的知识产权管理结构。此外，过去十年来以来社交媒体蓬勃发展，催生了使用知识产权新颖以及多样的方式，包括通过其主要的载体传播概念和思想，同时也包括作为传播载体本身（的使用方式）（例如Amazon Prime 或Instagram）
　　这就是本文提出的背景：知识产权及其评估的新千年变化。
 
新千年知识产权变革的三大驱动力
　　推动变革的力量来自三个领域；

• 法律领域：国会、最高法院、联邦法院、破产法院、税务法院
• 新型知识产权的出现，这是技术的驱动和解释专利，商标，版权和公开权方面法律变革的结果。
• 更精确、更透明、更专业的评估过程和评估标准，以及对过程更严密的审查。

从最高法院到州法院再到国会 知识产权法——不断改变的格局
　　追溯到25年前，美国最高法院每年受理约150起案件，其中很少有涉及知识产权的案件。相比之下，从2013年10月开始，最高法院审理了67起涉及知识产权的案件，占其总工作量的15%。其中60%涉及专利问题，20%涉及版权问题，20%涉及《兰哈姆法》，又称商标法，该法管辖商标、服务商标和不正当竞争案件。这种知识产权案件的活跃度一直持续到2017年。
　　有两项主要立法影响了知识产权的价值和评估：于2013年签署成为法律的《莱希·史密斯美国发明法案》（AIA），以及《统一商业秘密法》(UTSA)，该法案在联邦层面上为商业秘密的价值提供了实质性的支持和强化。这项法案不仅加强了新的执法力量，而且在增加商业秘密资产的实质内容和价值方面也向前迈进了一步。
　　在立法方面，2013年专利审判和上诉委员会（PTAB）的重建创建了多方复审程序（IPR），这在某种程度上潜在削弱了专利并缩短了其期限。多方审查几乎允许对所有新授权专利提出质疑，它在企业、发明人和创造者挑战新专利权利要求的能力方面给予了极大的帮助，但它确实有一个令人不寒而栗的副作用：它可以终止一个有前途的新专利的寿命。因此，在评估这些资产时必须谨慎。
　　《美国发明法案》或《2013年专利改革法案》是对专利法的重大改革，它协调了美国专利法和欧洲及世界大多数国家的专利法。其主要变化之一是从先发明制到先申请制的转变，先申请制于2013年3月生效，并以三个关键原则为基础：

• 第一，首次递交书面申请的人往往是在注册时处于优势地位的人，除非能证明申请中所公开的主要内容来自于后来提出申请的企业。
• 第二，发明者仍然有一年的宽限期，如果他们自己的披露或其他衍生披露发生在之前的12个月内，则不会被视为现有技术。
• 第三，外国的公开使用和许诺销售现在会被视为现有技术，但根据以前的法律则不会是这种情况。

　　总的来说，该法案的效力允许知晓独立发明人进展的公司，非实施主体（NPE）和其他人介入并提交首次申请。许多人声称，这项新法案与独立发明人及创造者利益最大的原则背道而驰。
新型知识产权的出现
　　基于技术活动的活跃，社交媒体和其本身的必要性，新型知识产权已经出现；而其他一些则受到更多限制，例如商业方法专利。事实上，商业方法专利的领域已经变得越来越狭窄。法院和知识产权学界都在不断努力从多个领域发展新型知识产权。这些形式包括：

• 专利和技术
• 可版权化的材料，思想和概念
• 商标
• 社交媒体

　　这些都为知识产权家族添加了新元素。
　　在专利和技术领域，我们看到了将多项技术打包的新方法，将商业秘密与专利组合在一起，并增加使用商标和品牌来包装专利或技术群，以便提供一个完整的知识产权资产包供出售或许可。此外，尽管法院的最新判决对此种方法不利，但软件实施的发明仍在不断增长。（想想Alice和Bliski[2]案的判决，乍一看似乎限制了所有软件实施的发明，但事实上，仅仅是限制就抽象概念或“自然法则”获得专利权。
　　商标领域的变化在过去十年里从未停止过，从全息商标到3-D商标再到商标中越来越多使用颜色，气味，声音和其他感官知觉元素，商标世界持续扩张。这个变化的商标世界意味着在一个估值中经常会包含多个商标要素并且价值往往应当分配给单个商标要素。
　　在版权和社交媒体领域，变化最为明显。Facebook, YouTube, Twitter, Instagram和Snapchat持续提供源源不断的可版权化材料及其使用方式和商标使用的场景。社交媒体也成为了使用和滥用公开权及版权的新战场。
　　公开权，即个人控制与其身份相关方面（如姓名，形象或肖像）的商业使用的权利，是一个发展和变化的领域。在过去十年里，许多州都新增加了特定的公开权的法律，其他州增加了关于权利人死后公开权的法律规定。还有，一些州也扩大了公开权的覆盖范围，不再仅仅是姓名和肖像。
　　2016年中，媒体的狂热催生了一个连续两周，每晚都能在电视上看到的公开权案例:胡克·霍根(Hulk Hogan)诉Gawker网站案--- 一个成熟的社交媒体和一个娱乐圈常青名人之间的一场经典较量。争议首先集中在名人公开权的保护上，其次是网站以“宪法第一修正案中合理使用的言论自由权”的名义来发布令人尴尬的个人资料的权利。
　　最后，商业秘密已经摆脱了知识产权的继子形象。十年前，它常常不受重视，但如今已经稳稳地站在了知识产权讨论的前沿，并在价值评估和评估方法方面处于中心地位。
估值过程中对精确性、专业性和透明度的更大需求
　　价值和评估过程中的一个主要趋势就是对专业性的更大需求，尽管知识产权评估专家还未能共同在工作中确保采用统一的财务专业标准，但对于可接受的知识产权和无形资产评估方法，人们已经达成了更广泛的共识。
　　知识产权评估专业人员的资格证书和资格证明没有统一标准，品质不一。至少有25个组织发放资格证书，因此在检查评估专家的证书时，不仅要检查专家证书，还要检查证书颁发机构的资质。
　　颁发证书的机构

• 美国破产协会（ABI）
• 美国注册会计师协会（AICPA）
• 破产与重组顾问协会（AIRA）
• 美国评估师协会（ASA）
• 注册财务分析师协会（CFA）
• 注册财务规划师委员会（CPF）
• 加拿大特许商业评估师协会(CICBV)
• 管理会计师特许协会（CIMA）
• 法庭专家证人协会（FEWA）
• 国际评估官员协会（IAAO）
• 国际顾问，评估师和分析师协会（IACVA）
• 国际资产金融协会（IAFS）
• 商业评估师协会（IBA）
• 国际商业经纪人协会（IBBA）
• 英格兰和威尔士特许会计师协会（ICAEW）
• 国际财务报告准则基金会（IFRS）
• 许可工作者协会（LESI）
• 特许行业商会（LIMA）
• 全国拍卖商协会（NAA）
• 全国注册评估分析师协会（NACVA）
• 全国独立收费评估师协会（NAIFA）
• 全国投资者关系协会（NIRI）
• 全国房地产评估师协会（NSREA）
• 破产重整管理者组织（TMA）

估值方法正在改变
　　老旧、简单的评估方法正在离我们远去

• 收入法，市场法和成本法变得越来越复杂
  ——这三种方法的变体的使用越来越频繁（例如成本分析，收入溢价和多元市场方法）

• 加强可对比交易和基准分析的审查

• 许可使用费率分析继续占主导地位，尤其是在诉讼中
  ——然而，有必要对许可使用费率以及许可使用协议中其他问题有更深入的了解

• 包括25%规则和5%规则在内的旧的经验法则已经成为历史

• 专利范围之外的可类比技术现在可被引入损害赔偿案件

• 在近45年之后，Georgia-Pacific因素已经被一些具有里程碑意义的案件所放弃，在损害赔偿案件的专利估值中不再被要求考量。例如CONSOR担任专家的案件（StoneEagle Services 诉Pay-Plus Solutions案[3]）等

更严格的审查，更多的利益相关者
　　影响知识产权整体尤其是估值的另一个重要的变化是，公司越来越意识到知识产权资产组合的价值及重要性。因此，越来越多的对其知识产权资产组合及价值感兴趣的投资者或利益相关者求助于知识产权评估专家。十年前，当CONSOR撰写关于知识产权价值的具有开创意义的启蒙书时，有两件事还没有发生(当然还有其他事)：第一件事是2008年的经济大萧条，而且作为其结果的，2010年的《多德-弗兰克法案》（Dodd-Frank Act）也尚未出台。
　　《多德-弗兰克法案》对公司知识产权及其价值产生的一个主要影响是: 现在，董事会和个人董事有更大的责任确保知识产权投资组合得到妥善管理以及实现获取价值最大化。由于知识产权资产往往占大多数公司价值的很高比例，因此，这部分资产的管理通常属于董事的受托责任范围。
　　所有这些都对知识产权及其价值产生了三方面影响：

• 多方对其加强监督和审查
• 产生更强的知识产权价值意识以及最大程度获取价值的需求
• 更多涉及知识产权的交易、融资和证券化

　　然而，由于几个问题，对知识产权管理进行监督非常困难。首先，专利投资组合予以实施是有风险的且昂贵的，诉讼是一种高风险的选择。其次，专利许可不仅是高风险的，它还具有不透明性、秘密性并且难以实施。同时，专利价值也是不透明的，不透明是什么意思呢？即专利（以及某种程度上的所有知识产权类型）的价值根据具体的情况和环境而定。
　　因此，公司董事会和其他利益相关者如今正在寻找价值提取的替代方案，这导致公司要求对其资产组合进行估值。对于许多人来说，这是一个全新且困难的过程，除非了解估值的背景是销售、许可、证券化还是合资。知识产权的许可策略和预算正在不断被重新审查，公司也在建立内部许可团队以探索销售和许可替代方案。最近，一揽子资产组合的出售已经开始，此外，除2014年专利诉讼案件趋势有所下降外，过去五年案件数量均稳定增长。
同样的情况也出现在大型品牌和版权组合上。现在面临的压力是：扩展、许可或出售。单一产品品牌几乎不存在，扩展、扩展、再扩展是当今以商标为基础的品牌发展准则。迪士尼等以版权为基础的公司或其他与娱乐体育相关的企业集团都在采用相同的策略。他们通过扩展或许可一个不断扩大的被许可产品和服务系列，在自己的知识产权的基础上进行建设。
　　最后，当我们总结这篇关于知识产权和知识产权价值变化的概述时，有趣的是， Daubert规则对知识产权专家的挑战正在上升。现在，在一些巡回法院，对专家的质疑率超过75%，质疑的成功率可以超过55%。随着知识产权诉讼数量的不断增加，对估值专家的质疑率也在不断上升。
　　这无疑清楚地表明了准确进行知识产权评估的重要性，并且也表明，随着我们深入新千年时代，无论是在诉讼还是交易中，知识产权专家的准确估值工作都比以往任何时候都更重要。

载于社会科学研究网：(SSRN): https://ssrn.com/abstract=3164554