设计更为长久的交易 —— 避免专利许可中常见的陷阱

　　文章来源：LES Nouvelles 2018年3月刊
　　(https://www.lesi.org/publications/les-nouvelles/les-nouvelles-online/2006-2015/march-2018）
　　作者：Brian P. O’Shaughnessy，LES美加分会前任主席，华盛顿哥伦比亚特区Dinsmore & Shohl有限合伙企业合伙人，邮箱：brian.oshaughnessy@dinsmore.com。
　　翻译：孙雪静（北京化工大学文法学院研究生） 
　　审校：范晓波（北京化工大学文法学院教授；中国国际许可贸易工作者协会理事）
 
　　我们都见到过看似幸福的科技联姻在激烈争吵中破裂。但是，通常这些情况可以通过提前认真筹划，合理控制整个交易过程中可能出现的后果，以及精心制定的联盟管理计划来加以避免。这篇文章主要探讨以下问题：那些经常被忽略或者轻视的问题条款；清晰、全面沟通的重要性；建立有效关系以及在交易“完成”后恰当维护这种关系的必要性。文章第一部分论述了许可的基本前提——有一个承认知识产权具有其他形式财产权的所有属性的法律体系。第二部分精选了一些许可协议中被忽视、比较难起草或者充满风险的要素。第三部分讨论联盟管理以及持续努力以确保合作关系发挥其潜在价值的重要性。

对许可和知识产权作为一种财产权利的反思
　　卡尔·冯·克劳塞维茨在他的开创性著作《战争论》中写道，战争只不过是以另一种方式延续政治斗争。同理，我们也可以认为诉讼是以其他方式呈现的许可的延续，二者最终都会产生同样的结果。人们不论试图通过思想斗争还是武力较量抑或两者兼具来解决对某些权利的争议，最终都是通过达成协议的方式解决。现在，争论者可以通过默示许可或者和平共存的方式达成协议；也可以通过订立一份更加正式的“条约”来明确地重新规定各自的权利和义务；亦或者一方彻底征服另一方而宣布完全胜利。但是，在当今这样一个高度复杂、互相依存的市场里，最后一种情况很少发生。尽管，对于每一种情况都有多个解决办法，但通常是通过许可协议的方式解决。
　　对社会更加有益的一种类似的方式是，一方享有某种财产权，这种权利由国家某主管部门依法授予，并受到市场尊重。依靠这项财产权，权利人许可他人使用该权利并获得利益，权利人自己也因此获得许可收益。双方都获取了收益，都处于相比于不这样做更好的地位。像这样，授权人与被授权人之间的权利交换便成为一个互利的机制，以及典型的双赢模式。
　　哲学家约翰·洛克认为公有物是任何人都可以利用的，而一个人通过利用自己的劳动和创造力将公有的原材料转变为有用的东西，那么他就应对此获得财产权。公有物是指丰富的、所有人都可利用、原始的未加工过的资源。这些资源有巨大的开发潜力，但是在原生状态下效用很小。人们将自己的劳动力应用于那些公有物，那些通过勤奋的劳动成功生产出对社会有普遍利益的产品和服务的人可以获得报偿，这提升了个人提供有用劳动的意愿。
　　美国的开国元勋和宪法的制定者广泛地阅读了洛克的作品，并受到他的哲学思想的影响。知识产权作为一项私人财产权被明确规定在宪法第一条第八款第八项：
　　“为了促进科学和实用技术的发展，国会有权……保障作者和发明者在有限的期限内就他们各自的作品和发现享有专有权利……”
　　这个条款十分著名，因为它是《美国宪法》里唯一一条写明特定目的的条款。对专利而言，其目的就是促进实用技术的发展。
　　洛克的哲学思想对于我们理解专利（或者其他知识产权）许可和权利人自由使用财产权利很重要。洛克用大量篇幅论述了政府认可私有财产权而产生的价值，以及这种认可对于整个社会而言如何有用。首先，它提供了一种激励，奖励人们将技能和勤勉应用于身边的事物，包括使用我们自己的技能和天赋。
　　通过赋予个人对他的劳动成果以财产权，创造了大量的可以买卖的财产，由此刺激了商业的发展。而且，尤为重要的是将这一理论应用到知识产权领域，我们通过奖励创造和智力的发展，扩充了基础知识以及用于创造有用的物品和服务所需的知识和创造力的储备。
　　并且，如果我们基于这样的认知出发，即社会受益于一种承认财产权的法律制度，而且我们也同样承认这些财产权的可转让性，那么我们也必须像开国元勋一样承认，知识产权也是一种财产权，因此，应平等地受到法律的认可，并同样可以转让。这样我们才能建立起健全可靠的法律体系，在这个体系之下，我们可以通过充分发挥自己的才智和创造力维持生计。而且，我们必须进一步认识到，正是我们对自己才智和创造力的利用才产生了财产权，而不是我们最终选择如何利用这些智慧成果。因此，把财产权利局限于对权利的具体行使的观点，不可能适应那种普遍重视财产权利且尤其崇尚自由市场的体系。
　　此外，我们不能放弃知识产权是财产权的观念，更何况开国元勋们早已在宪法中明确知识产权的根本属性——排他性。宪法赋予国会权力授权作者和发明人对他们的作品和发明享有排他性权利。排他性权利不仅仅是获得报酬的权利，它也是控制对财产的使用、处置以及禁止他人使用的权利。如果没有排他性这一基本属性，我们会倾向于采用强制许可这一制度，或者设立一项私权，即只要承诺给予补偿就可以使用他人财产的权利。依据宪法，尤其是宪法第五修正案或者是征收条款，即使是政府也没有那样的权利，除非是能够证明为了公共而非个人利益。因此，忠于宪法的明文规定，并遵守对第五修正案施加的限制，知识产权固有的权利必须包括排除他人利用该财产的权利。
　　至此，我们已经证明了知识产权是这样一种个人财产权利，它属于创造了这个财产的人，拥有个人财产权的所有属性，包括权利的可让与性。我们现在可以思考一个人可能如何利用这些权利来维持生计，同时如何履行公民义务去作一个对社会有用、有贡献的人

许可和预防性谈判的技巧
　　在许可协议里，预防性谈判的技巧不是只通过纸和笔（或者文字处理器）来实现，而是要更早开始。对交易早期阶段的关心和关注十分有必要。一位国际许可贸易工作者协会的朋友喜欢说：“交易都是在饭桌上达成的”。这是典型的事实，这也标示了一个事实，即许可协议无非就是将当事人已经达成共识的想要实现的意图，以及为实现该意图如何分配权利义务写下来。信任是必备条件，但这需要通过时间建立，并且要遵守基本的公平原则、商业准则、道德原则和适度透明原则。
　　市场上有很多关于许可、谈判、签订协议和起草协议的书籍。那不是我想要讲的。在这篇文章里，我想提供一些关于在许可过程中我注意到的经常被忽略或者不受重视的方面的粗陋的观察结果和反思。这绝不是综合性的评述，也不适用所有情形，但是，我希望这些能提供一些思路，帮助你加速完成下一份协议，并避免没有预见的挑战。

谅解备忘录和条款清单
　　许可的早期阶段通常包括某几项行为，旨在促进评估交易是否符合当事人各方的最佳利益，如果是，如何实现。因此，在许可早期交涉过程中，以下行为是常见的：制定谅解备忘录和/或条款清单；尽职调查; 诚信谈判；细心负责地完成并履行交易；制定完备的联盟管理计划。
　　在制定备忘录或者条款清单阶段，当事人有很好的机会确定他们的利益和目标是否足够一致，以此在探索交易的过程中决定是否要进一步投资，并勾划出交易的整体框架。
　　条款清单应该聚焦于一些具有重要性的主要条款。它不应该降低到战术和具体操作的层面，否则就会陷入合同的细节谈判和起草领域，造成不必要的冗余。策略上的细节应该靠后一点，应等到确定投资以后。而且，过早关注策略会使得最终协议的谈判成为对清单条款的重复，不仅会造成重复劳动，还可能导致前后不一致、误解，以及偏离联盟背后的战略目标。

序言
　　我所说的在许可中被忽略的部分，就包括不被重视和没有得到充分利用的“序言”部分。在美国，准确地说，序言没有法律意义，尽管序言在其他地方可能很重要。尽管如此，这一部分还是提供了一个机会，得以用通俗易懂的语言解释协议的根本目的。在这部分，当事人用简洁明了的语言向读者解释签订协议的背景以及目的。当这份协议需要由第三方（比如法官）进行解释的时候意义重大。第三方精通法律但是不懂特定行业商业交易的细节、更不了解作为协议执行结果的知识产权交换所产生的技术优势。因此，它不仅仅值得暂时关注，而且很可能值得特别地加以说明。不过，必须注意的是，序言不要涉及到协议的战术要素，以免造成协议内部不一致。
　　这里我想引用"玛蒂尔达姨妈"规则。如果你的协议，特别是序言部分，没有达到这样的程度，即你假想的玛蒂尔达阿姨——她聪明、善于表达、博学，但不了解你所处的特定的行业——可以理解你详细的写在前面的当事人共同想做以及希望达到的目的，那么你可能已经给你自己（以及你的客户）埋下了很大的风险。

定义
　　记住，许可协议是一份双方或多方当事人签订的并愿受其约束的法律合同。因此，它适用合同法的基本原则。必须有一个善意的要约和接受该要约的承诺，并且必须有对价的交换。
　　合同是当事人的合意，但是书面合同总是不能完美地表达这个合意。诸如，书面合同永远受限于语言的缺失，更重要的是，我们用拙劣的书面语言表达我们的合意所致的不准确。法官解决争议时的艰难任务通常是在多年之后，要通过一个复杂的、晦涩难懂的法律文件，尽管存在很多缺失以及不准确的地方，去探寻什么是当事人当时的合意。
　　由于疏忽细节、使用只有当事人才熟悉的特殊词语以及使用很多缩略词和行话，协议里的定义常常无法被理解。这些定义通常带有误导性，缺乏清晰性和具体性，并且一定程度上对一方有利。当事人应该读一下斯特朗克与怀特的《风格的要素》这本书。尤其是听从他们的告诫，使用明确、具体、准确的语言，避免不必要的词，提出明确的主张，并避免使用枯燥、苍白、拿不准、模糊的的语言。由于拟定许可合同的专业人员从事的是写作中最复杂的工作，他们最重要的任务就是努力将条款表述清楚。这绝非易事，但是对于从事许可这一高尚专业的人来说，这是一个有价值的追求。
　　最常见的情况是，对交易最为重要的那些条款里的定义存在缺陷。例如，任何许可协议的核心都是“许可的技术”、“许可的产品”、“使用范围”和“对价”或“许可费”。同样重要的是那些是具有从属性但仍然关键的术语，例如“改进”、“保密信息”、以及构成许可费基数的如“净销售额”等。诸如许可技术和许可产品之类的术语通常是由专利申请和商品名称等内容的简写来定义的。两者都不明确，都经不起推敲。专利申请的内涵不确定（如果有的话），商品名称也容易因为商业的变迁和市场营销人员的突发奇想而随时、频繁地变动。
　　尽量在协议中使用外行人都可辨别和理解的具体的、经得起推敲的术语。例如，定义许可的知识产权或许可的技术就像你在专利权利要求书中定义发明一样。审查员尚未认可你的发明的可专利性并不重要。合同自由原则允许许可协议各方在他们之间定义所许可的东西以及相应的对价。如果协议是涉及专利权、商业秘密、专有技术和其他知识产权的混合协议，则情况尤其如此。在这种情况下，各方可以不考虑这些权利的法律基础去界定他们各自的权利和责任，如果许可的知识产权或技术超出了最终可专利的范围，这不重要，至少在这一特定交易的当事人之间是这样。^[1]
　　最后，精心设计的详细的定义对准确实现许可协议的目的和功能至关重要，但与所有优秀作品一样，定义必须平衡特殊性和相关性。我们可以很容易地设想一个定义如此详细，以至于对协议的任何修改都需要重新审视和改写一个或多个定义，从而阻碍了协议的谈判和达成。同样的，使用嵌套式定义可能会产生不可预见的麻烦以及延长起草的过程。用其他术语的定义来对某术语下定义，我们会陷入循环危机，因为当需要修订隐藏在其他术语下的术语的时候，那个术语可能还依赖更多的术语。找出并重新审视每一个术语在合同中如何使用是一项繁琐且耗时的工作。

授权
　　授权是通过执行许可协议来实现的。以下权利或者行为可以被许可：被授权的使用方式；确定特定市场；地域限制；分许可权。事实上，授权可以是许可人享有的并可以转让的任何权利的集合。
　　和定义一样，制定授权条款也是一个挑战，因为这是合同的核心。授权条款应该依据被让渡的特定类型的知识产权去设计并分配各种权利。
　　如果是一项被授予专利权的发明，那么对它的授权应与法律规定的专利权相符。在美国，这些权利包括制造（包括让他人制造）、使用、销售、许诺销售和进口发明的权利。
　　著作权的法定权利包括复制作品、形成演绎作品、通过售卖或其他转让所有权的方式向公众发行作品复制件的权利。
　　制定法（以及普通法）规定的商标权是指在商业中使用标记以区分商品或服务，以及指名商品来源的权利。
　　当转让商业秘密有关权利的时候，首先要确定商业秘密、专有技术、保密信息之间是否有显著区别。通常，法官和律师会对这些术语互换使用。单独来看，这不一定是坏事，但是，在没有对要交换的权利和资源进行评估的情况下，就默许对术语的混淆使用确实是个问题。在美国，最好使用《统一商业秘密法》对商业秘密的定义：“商业秘密是指包括配方、样式、编辑产品、程序、设计、方法、技术和工艺的信息，且（1）有独立的经济价值，包括实际的或潜在的，对那些可以因信息的披露或使用而获取经济利益的人来说，不被普遍知悉，且其通过正常的方法不易获取；（2）依据特定的情况，采取了合理的努力以维持它的秘密性。
　　一般来说，各种不同知识产权可以通过双方认为有益的任何方式分割并转移。可以根据地域、时间、市场、使用领域或其他任何对协议当事人有意义的分割方式。
　　需要注意的是，知识产权的特殊属性意味着这些权利可以通过有形商品无法实现的方式进行转移。作为财产权利，它们可以以商品所不能的方式进行分配和转移。比如，反托拉斯法或者竞争法禁止竞争者签订划分市场的协议，不论是依据地理位置、使用领域还是市场。然而，如果某一个竞争者有合法的知识产权，其可以选择任何方式对相应的技术进行分配。
　　此外，区分许可和转让是非常有必要的。许可是对权利人所享有的权利的子集的转移，而转让更类似于出售。不管它如何被描述，法官会根据转移的权利的性质和范围对其评估。一份协议如果把权利人所享有的全部权利转移给另一方，更像是权利的转让。如果仅仅是转移了部分权利，许可人保留实质性的权利或者部分权利，更像是一个许可。两者的区别很重要,因为两种类型的交易通常纳税不一样；当事人违约后，各方的权利配置不同；两种合同对价的构造也不同。这都表明此区别具有重要意义。

两种授权类型
　　基本上有两种授权的类型。一种主要针对技术或者被视为转让具体体现（的产品），另一种是知识产权。因此，可以根据被许可的产品和使用的方式来建构授权，或者可以广泛地基于特定知识产权范围内的任何东西进行授权。
　　然而，如果特定知识产权的范围是不确定的，比如专利申请悬而未决，那就有理由认真考虑基于这个知识产权授权是否能够实现自己的目的。或许，最好的方法是明确说明技术的内容，详细定义被许可产品的细节。如此一来，当事人各方实际上已就其正在交换的财产权的客体范围达成一致，无需考虑一个或多个专利局的审查员是否同意授权。
　　在技术标准的世界里，当事人可能会发现把授权仅仅限制在对技术的使用或进一步发展是必须或者必要的，那些专利或者权利要求是有帮助的。

授权许可的期限
　　在美国，确保对任何既有或潜在的专利权的授权许可不超过被授权专利的法定期限十分重要。布鲁洛特规则^[2]禁止授权超过法定期限的专利权，因为这违反了公共政策，会导致专利本身和协议无法执行。虽然可以消除专利的不可执行性，但需要当事人的合作和法院的批准。这两个条件可能不容易同时满足，特别是在当事人之中有恶意的情况下。
　　如果是混合许可，请务必根据所转让的权利区分许可费用。专利权许可费的支付应当随着专利期限届满而停止。剩余的非专利的权利可能超过上述期限，使用费可以适当增加，但它们应与对应于专利权的对价区分开来。

默示许可
　　授权条款也应该包含默示许可，尤其是涉及跨国转移权利的时候。很多国家的法律规定了大量的默示许可或者推定许可。尽管这在某些司法管辖区有利于简化许可，但是对不警觉的人来说，这可能是个陷阱。选择一个友好的司法管辖区域来解释合同，明确地用直白的没有歧义的条款拒绝默示许可或隐含许可的适用，并确保双方都知晓此类免责声明在该司法管辖区域内是否被认可和有效。

明确被许可人
　　除了排他性许可和非排他性许可的被许可人，人们经常希望通过分许可将许可协议授予的权利和特权的范围扩大到其他主体或一个或多个附属公司。这再次提醒我们定义的重要性。如果涉及分许可，那么通常权利的内容应规定在授权条款中，简单明了的授权并不复杂。但是，明确拒绝授予被许可人分许可权的许可协议仍可能包括将权利转移给其"附属公司"的权利。除非对"附属机构"一词进行谨慎地定义，否则被许可人可能利用这一权利，逃避分许可规则的适用。因此需要知道意图是什么并将其清楚地表达出来。

风险转移条款
　　风险转移条款通常写在陈述、担保以及赔偿条款中。很多书整本都在写忽视这些条款的陷阱。本文不再详细探讨这个问题，然而，一些要点以及普遍的原则还是值得注意的。
　　这些条款为当事方提供极好的依据各自优势、预期、风险承受能力以及最终通过交易可能获得的回报而分配风险的机会。因此，这些条款与对价和/或平衡有效利用被许可权利获得的回报密不可分。承担更大的风险通常意味着有更大的回报。要知道你承担了什么风险，并对这些风险在商业化以及结果销售额中可能会如何展现有清晰全面的了解。这可能需要对技术进行全面评估，并进行相应的市场评估。
　　从当事人关系角度来看，需要牢记的是，交易完成后很久风险转移条款的影响还会存在，事实上，这个影响还会持续到合同到期或终止之后。因此，当事人完成协议后，交易关系破裂并造成巨大的意想不到的损失的风险会长期存在。在协议有希望达成的最后阶段，不要让善意和乐观情绪蒙蔽双眼，阻碍当事人认真、全面地阐明各自的权利和义务，以防实际情况并非如此。
　　许多组织倾向于将风险转移条款中看似枯燥和晦涩难懂的细节留给律师处理。这是一个冒险的行为。那些对业务非常熟悉的人最好继续全面地参与这一过程。这些条款可以极大地改变交易所得的收入，也能够导致可能远远超过交易所得收入的重大的责任和不利后果。此外，这些风险经常受到特定行业和市场的特性的影响。律师（即使是内部律师）可能熟悉特定行业的一般规则，但他们不太可能拥有与业务主管相同程度的专业知识，了解产品开发、制造、销售和营销过程中的真正风险所在。业务经理的这项技能是交易活动中的资本，应确保交易团队充分利用了该技能。

联盟管理
　　联盟管理作为一个独立的专业学科是一个相对较新的现象。联盟管理起源于制药业，其应用现在被认为是许可过程中越来越重要的一个部分。战略联盟专业人员协会 （ASAP）是实施战略联盟管理最佳实践的绝佳资源。除其他事项外，这种现象以及这一领域作为一项学科的发展也在告诉我们，合同履行后对当事人关系的维护和管理与履行以前一样重要。甚至在许多方面，它更重要。
　　在整个许可过程中，我们应注意如何维护当事人关系，并尽早明确如何管理联盟。与协议在执行过程中将履行的任何义务一样，应谨慎地在协议本身中详细说明如何履行管理义务，以及各方将提供哪些资源来承担。这超越了历来实践中多使用诸如“尽最大努力”等模糊条款的做法，更具策略性，而且事实上可能会考虑具体的预算、人事、衡量尺度或时间表。
　　如果没有专门的联盟管理计划，现实情况多半就会是这样：一项交易结束，团队便转向下一项交易，上一项交易达成的协议便和其他重要商业文件一起被束之高阁。除非交易出现问题、情况发生变化或担忧某一方可能得不到应得的收益，否则通常不会再对协议重新审查。在大多数情况下，当事人各方发现需要回到交易的具体条款和条件时，无论是评估一方的表现还是进行审计，结果已经是注定的了。信任危机可能已经发生了，双方对这段关系已不像签署时那样乐观。但这一切都可以通过精心的规划、充分的资源保证、明确清晰的联盟管理计划来避免。
　　通过频繁接触和透明协商，各方将更早发现问题，并本着维护信任和符合双方在谈判中共同利益的原则处理这些问题。因此，联盟管理可被视为谈判进程的延续，尽管它要受到原始协议的影响和约束。
　　这也许有点陈词滥调，但许可和联盟管理确实像是一种婚姻关系。这笔交易就如一份婚前协议，但是（合作方）之间的关系肯定会偏离和超越我们有限的预想能力，它会出现无数（新）情况和由此可能展开的场景。因此，我们必须维护培养这种关系，并保有适度的灵活性和互相迁就。只有这样，交易才能充分实现其潜在价值。

结论
　　许可的真正艺术在于关系管理。具体涉及到确定各方利益、公平交换权利和责任、制定履行责任和行使权利的计划，以及随着时间推移持续维护各方关系。这需要相当的能力，远超过熟悉特定行业、具备相应的权利以及承担法律后果，甚至是起草一份详细协议的能力。因此，许可最好是团队作战，吸纳不同的人才、经验和观点。但是，最重要的是，要尊重对方，并正确地认识到，为企业做出相互让步对于任何持久的关系都是至关重要的。祝君好运。